Защита торговых марок

QR-код страницы

Защита торговой марки начинается не с выбора одного универсального способа, а с правовой оценки конкретной ситуации. Необходимо установить, какие права действуют в Украине, какое обозначение используется, кем, в отношении каких товаров или услуг и существует ли вероятность смешения либо другое предусмотренное законом нарушение.

Право на зарегистрированную торговую марку позволяет владельцу использовать ее, разрешать использование другим лицам и препятствовать неправомерному использованию. Объем охраны определяется изображением торговой марки и перечнем товаров и услуг, внесенными в Реестр. Поэтому одного внешнего сходства обозначений не всегда достаточно для вывода о нарушении.

Основные направления защиты торговых марок

Направление	Когда требуется
Признание зарегистрированной торговой марки в Украине недействительной	Когда предоставленная правовая охрана конфликтует с более ранними правами или обозначение не соответствовало условиям регистрации.
Выявление и фиксация нарушений прав на торговую марку в сети «Интернет»	Когда необходимо обнаружить спорный контент и сохранить цифровые доказательства до его изменения или удаления.
Защита прав на торговую марку	Когда требуется определить требования, выбрать компетентный орган и выстроить общую стратегию реагирования.
Нарушение прав на торговую марку в сети «Интернет»	Когда обозначение используется на сайте, маркетплейсе, в онлайн-рекламе, приложении или доменном имени.
Защита прав на торговую марку в социальных сетях	Когда нарушение связано с названием аккаунта, публикациями, рекламой, продажами или выдачей страницы за официальную.

Оценить ситуацию и выбрать способ защиты

Когда требуется защита торговой марки

Правовая помощь может потребоваться, если:

третье лицо использует тождественное или сходное обозначение на товарах, упаковке, вывесках или в рекламе;
под спорным обозначением предлагаются или продаются товары либо предоставляются услуги;
торговая марка используется на сайте, маркетплейсе, в социальной сети, мобильном приложении или доменном имени;
предлагаются контрафактные товары либо товары ввозятся или вывозятся с нарушением прав;
конкурент копирует обозначение, оформление или рекламные материалы и создает вероятность смешения;
подана заявка на регистрацию обозначения, которое конфликтует с более ранними правами;
получен предварительный отказ или другое неблагоприятное решение НОИС;
оспаривается действительность регистрации или ставится вопрос о досрочном прекращении ее действия;
необходимо подтвердить использование торговой марки или подготовить лицензионный договор.

Что необходимо проверить до начала действий

Право. Владелец, номер свидетельства или международной регистрации, приоритет, срок действия и перечень товаров или услуг.
Обозначения. Степень визуального, фонетического и смыслового сходства с учетом общего впечатления.
Товары и услуги. Их тождество, родственность, назначение, круг потребителей и каналы реализации.
Характер использования. Где, когда, кем и с какой целью применяется спорное обозначение.
Исключения и возражения. Согласие владельца, право преждепользования, исчерпание прав, собственное имя, описательное или добросовестное информационное использование — если соответствующее основание применимо.
Доказательства и сроки. Что уже зафиксировано и какой процессуальный срок может истекать.

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» сохраняет историческое название, однако в его действующем тексте используется термин «торговая марка», а вместо прежнего обозначения «Учреждение» — Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС). Функции НОИС выполняет УКРНОИВИ.

Какие действия могут нарушать права

В зависимости от обстоятельств использованием торговой марки или сходного обозначения может считаться:

нанесение на товар, упаковку, этикетку, вывеску или другой связанный с товаром предмет;
хранение товара с таким обозначением для предложения к продаже;
предложение, продажа, импорт или экспорт соответствующих товаров;
применение при предложении или предоставлении услуг;
использование в деловой документации, рекламе и сети Интернет, включая доменные имена.

Нарушением может быть использование не только идентичной марки, но и сходного обозначения, если с учетом товаров или услуг и других обстоятельств возникает вероятность смешения либо введения потребителя в заблуждение. Для хорошо известной торговой марки объем охраны может быть шире.

Вместе с тем не каждое упоминание марки, перепродажа оригинального товара или использование сходного слова автоматически нарушает право. Вывод требует проверки предусмотренных законом ограничений исключительного права и фактической цели использования.

Какой способ защиты выбрать

Возражение против заявки

Если спорное обозначение только заявлено на регистрацию, любое лицо может подать мотивированное возражение против заявки. Для торговой марки оно подается в течение трех месяцев с даты публикации сведений о заявке или международной регистрации с распространением охраны на Украину. Подробный порядок приведен на странице «Подача возражения против регистрации торговой марки».

Обращение в Апелляционную палату

Заявитель может оспорить решение НОИС по своей заявке. Лицо, своевременно подавшее мотивированное возражение против заявки, также может оспорить принятое по результатам экспертизы решение при наличии установленных законом оснований. Для торговых марок применяется двухмесячный срок с даты получения соответствующего решения или его копии.

Апелляционная палата рассматривает вопросы приобретения и действия прав в пределах своей компетенции. Она не заменяет претензию, обращение в АМКУ или суд, когда спор касается фактического использования обозначения. Подробнее о разграничении процедур — на странице «Административная процедура».

Жалоба платформе и досудебное урегулирование

При нарушении на маркетплейсе, в социальной сети, рекламном сервисе или другом онлайн-ресурсе можно использовать внутреннюю процедуру платформы. К жалобе обычно прилагаются сведения о правах, ссылки на спорный контент и объяснение нарушения.

Претензия нарушителю может содержать требования прекратить использование обозначения, удалить рекламу или карточки товаров, прекратить продажи, предоставить сведения о происхождении продукции либо согласовать условия урегулирования. До направления претензии следует сохранить доказательства. Подробнее — на странице «Досудебное урегулирование спора».

Обращение в Антимонопольный комитет Украины

Обращение в АМКУ может быть уместным, если обозначение используется в конкурентной хозяйственной деятельности без согласия лица, которое ранее начало использовать его или сходное обозначение, и это привело или может привести к смешению. Необходимо подтвердить приоритет использования, конкурентные отношения и соответствующие обстоятельства нарушения.

Заявление о защите прав в связи с недобросовестной конкуренцией подается в течение шести месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении. Возможность восстановления пропущенного срока оценивается отдельно.

Таможенные меры

Если существует риск ввоза или вывоза контрафактных товаров, необходимо оценить внесение торговой марки в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности и оперативное взаимодействие с таможенными органами. В таких процедурах сроки реагирования могут исчисляться рабочими днями. Подробнее — на странице «Таможня».

Судебная защита

В суде могут заявляться требования о прекращении нарушения, запрете определенного использования, удалении спорного обозначения, изъятии контрафактных товаров из гражданского оборота, возмещении убытков и применении других предусмотренных законом способов защиты. Надлежащий суд, ответчики и содержание требований определяются с учетом состава сторон, характера спора и процессуального законодательства.

Обращение в правоохранительные органы

Такое обращение оценивается при наличии признаков административного или уголовного правонарушения, в частности при обороте контрафактной продукции, мошенничестве, фишинге или незаконном доступе к данным. Самого факта сходства обозначений для этого недостаточно.

Нарушения в Интернете и доменных именах

Цифровой контент может быть быстро изменен или удален, поэтому сначала следует зафиксировать нарушение, а затем обращаться к предполагаемому нарушителю или посреднику. На сайте и маркетплейсе необходимо сохранить не только изображение страницы, но также полный URL, дату, сведения о продавце, карточку товара, условия заказа, оплату и доставку.

Подробные рекомендации приведены на страницах «Нарушение прав на торговую марку в сети Интернет» и «Защита прав на торговую марку в социальных сетях».

Если обозначение включено в доменное имя, дополнительно проверяются доменная зона, регистратор, дата регистрации, содержание сайта и наличие законного интереса регистранта. Возможны претензия, UDRP, UA-DRP или судебная процедура. Подробнее — на странице «Нарушение прав на доменное имя».

Какие доказательства следует подготовить

свидетельство, международную регистрацию и актуальные сведения из официального реестра;
договоры о передаче права, лицензии, документы о правопреемстве и полномочиях;
фотографии товаров, упаковки, вывесок и мест реализации;
рекламу, каталоги, коммерческие предложения и деловую переписку;
полные URL, скриншоты и видеозапись цифрового контента;
сведения о продавце, аккаунте, домене, рекламе и платежных реквизитах;
документы контрольной закупки: заказ, оплату, накладную, чек, доставку и упаковку;
таможенные и товаросопроводительные документы;
доказательства начала, территории, продолжительности и объема использования собственной марки;
материалы, подтверждающие известность, репутацию, вероятность смешения и размер убытков.

Способ фиксации выбирается с учетом будущей процедуры. Обычный скриншот может быть полезным, но не всегда позволяет достоверно установить источник, дату, целостность материала и лицо, разместившее информацию.

Неиспользование торговой марки

Если торговая марка не используется в Украине полностью или в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг непрерывно в течение пяти лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства либо если ее использование приостановлено с более поздней даты на непрерывный пятилетний срок, любое лицо может обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Владелец должен подтвердить реальное использование марки либо уважительные причины неиспользования. Использование другим лицом под контролем владельца также может учитываться. Изменение владельца само по себе не начинает новый пятилетний срок.

При расчете периода необходимо учитывать обстоятельства конкретной регистрации и переходные последствия законодательства, действовавшего во время военного положения. Поэтому пятилетний период нельзя определять только путем механического подсчета календарных дат.

Признание регистрации недействительной

Недействительность регистрации необходимо отличать от досрочного прекращения ее действия из-за неиспользования. Регистрация может оспариваться полностью или частично, в частности, если обозначение не соответствовало условиям предоставления правовой охраны, в свидетельство были включены элементы или товары и услуги, отсутствовавшие в заявке, либо заявка была подана с нарушением прав других лиц.

Основание и способ оспаривания зависят от даты регистрации, характера права и компетенции органа. Подробнее — на странице «Признание зарегистрированной торговой марки в Украине недействительной».

Как мы сопровождаем защиту

Проверяем действительность, владельца и объем правовой охраны торговой марки.
Фиксируем нарушение и устанавливаем доступные сведения о предполагаемом нарушителе.
Анализируем обозначения, товары, услуги, каналы реализации и вероятность смешения.
Проверяем возможные возражения, ограничения права и процессуальные сроки.
Выбираем последовательность действий: жалоба платформе, претензия, возражение, АМКУ, таможня или суд.
Готовим документы и доказательства для выбранной процедуры.
Представляем интересы клиента и контролируем выполнение соглашения или решения.

Связанные услуги

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли сначала направлять претензию?

Не всегда. Иногда претензия помогает урегулировать спор, однако до ее направления необходимо зафиксировать нарушение. При риске уничтожения доказательств, перемещения контрафакта или истечения процессуального срока может потребоваться другая последовательность действий.

Любое сходное обозначение нарушает права?

Нет. Оцениваются обозначения в целом, товары и услуги, характер использования, вероятность смешения, объем правовой охраны и предусмотренные законом ограничения исключительного права.

Можно ли защитить незарегистрированное обозначение?

В отдельных случаях — да. Защита может основываться на коммерческом наименовании, авторском праве, более раннем использовании, известности обозначения или законодательстве о защите от недобросовестной конкуренции. Объем такой защиты отличается от прав владельца зарегистрированной торговой марки.

Можно ли сразу потребовать денежную компенсацию?

Имущественное требование должно иметь конкретное правовое основание и подтверждаться доказательствами. Жалоба платформе, обращение в Апелляционную палату или доменная административная процедура сами по себе не предназначены для взыскания убытков.

Как сохранить право при длительном неиспользовании марки?

Следует организовать реальное использование торговой марки для зарегистрированных товаров или услуг и сохранять датированные документы. Если марку использует другое лицо, отношения и контроль владельца желательно оформить письменно. Формальное или символическое использование не всегда будет достаточным.

Обсудить стратегию защиты

Для первичной оценки направьте номер свидетельства или заявки, ссылки и материалы предполагаемого нарушения, сведения о товарах или услугах, дату обнаружения ситуации и имеющуюся переписку. Если срок обращения уже известен, укажите дату его окончания.

Обратиться к специалистам

На печать