Признание зарегистрированной торговой марки в Украине недействительной

QR-код страницы

Признание зарегистрированной торговой марки недействительной применяется, когда правовая охрана была предоставлена обозначению, которое на дату подачи заявки не соответствовало установленным законом условиям либо регистрация нарушила более ранние права другого лица.

Этот способ защиты необходимо отличать от прекращения нарушения и от досрочного прекращения действия свидетельства вследствие неиспользования торговой марки. Правильная квалификация определяет основания иска, необходимые доказательства, состав участников дела и правовые последствия.

Оценить основания для оспаривания регистрации

Когда может потребоваться оспаривание регистрации

зарегистрированная марка тождественна или сходна до степени смешения с более ранней торговой маркой;
регистрация конфликтует с более ранним коммерческим наименованием, авторским правом, промышленным образцом, именем или другим охраняемым правом;
обозначение способно ввести потребителей в заблуждение;
марка не обладала различительной способностью, имела описательный или общеупотребительный характер;
заявка была подана агентом или представителем владельца марки без его согласия при наличии предусмотренных законом условий;
в зарегистрированное изображение или перечень товаров и услуг были включены элементы, отсутствовавшие в поданной заявке;
чужая регистрация используется как основание для претензий, блокирования продаж или отказа в регистрации более раннего обозначения.

Самого несогласия с существованием чужого свидетельства недостаточно. Истец должен указать конкретное законное основание и подтвердить, каким образом регистрация затрагивает его право или охраняемый законом интерес.

Недействительность и прекращение действия — разные процедуры

Ситуация	Механизм	Основной вопрос
Нарушения существовали при регистрации	Признание свидетельства недействительным	Соответствовало ли обозначение условиям охраны и не нарушала ли заявка права других лиц?
Марка не используется непрерывно пять лет	Досрочное прекращение действия свидетельства	Было ли реальное использование или уважительные причины неиспользования?
Нарушается право владельца действующей марки	Требования о прекращении нарушения	Использует ли ответчик обозначение без согласия владельца в пределах правовой охраны?

Эти способы могут быть связаны между собой, но имеют разные предметы доказывания. Например, наличие нарушения не делает регистрацию нарушителя автоматически недействительной, а неиспользование марки не означает, что при ее регистрации были нарушены условия предоставления охраны.

Основания признания свидетельства недействительным

Статья 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусматривает возможность признания свидетельства недействительным полностью или частично в случае:

несоответствия зарегистрированной торговой марки условиям предоставления правовой охраны;
наличия в свидетельстве элементов изображения торговой марки и перечня товаров или услуг, которых не было в поданной заявке;
выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Каждое основание требует самостоятельной юридической аргументации. Нельзя ограничиться общей ссылкой на статью 19 или только утверждением о сходстве обозначений.

Несоответствие условиям предоставления правовой охраны

В эту группу могут входить абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации. В частности, проверяется, обладало ли обозначение различительной способностью, не было ли оно описательным, общеупотребительным, вводящим в заблуждение или противоречащим установленным законом ограничениям.

При конфликте с более ранней торговой маркой оцениваются обозначения в целом, перечни товаров и услуг, их родственность, круг потребителей, каналы реализации и вероятность смешения. Наличие общего слова или отдельного графического элемента само по себе не определяет результат спора.

Изменение изображения или перечня товаров и услуг

Зарегистрированная марка и перечень товаров или услуг сопоставляются с материалами заявки в первоначально поданном и допустимо измененном виде. Необходимо установить, были ли в свидетельство включены элементы или позиции, которые отсутствовали в заявке и не могли быть добавлены в ходе экспертизы.

Подача заявки с нарушением прав других лиц

Основанием могут быть более ранние права на торговую марку, коммерческое наименование, промышленный образец, произведение, имя или другой охраняемый объект — при наличии предусмотренных законом условий. Для спора с агентом, представителем или бывшим дистрибьютором особенно важны договоры, переписка, дата возникновения отношений и сведения о том, кому принадлежала марка.

Полное или частичное признание недействительности

Свидетельство может быть признано недействительным полностью либо только в отношении части товаров или услуг. Частичное требование целесообразно, когда основание касается не всей регистрации, а определенного перечня, класса или объема охраны.

Перед подачей иска необходимо определить, какие именно товары и услуги конфликтуют с более ранним правом и может ли спорная регистрация сохраняться в оставшейся части. Чрезмерно широкое требование усложняет доказывание и может не соответствовать характеру нарушения.

Кто может обратиться в суд

Обратиться может лицо, чье право или охраняемый законом интерес затрагивает спорная регистрация. Это может быть владелец более ранней торговой марки или другого права, заявитель по более ранней заявке, субъект с приоритетным коммерческим наименованием либо другое лицо, способное обосновать юридический интерес.

До подачи иска необходимо определить надлежащих ответчиков и участников дела. Как правило, требования непосредственно затрагивают владельца спорного свидетельства, а решение должно обеспечивать внесение соответствующих изменений в государственный реестр. Конкретный состав сторон и формулировки требований определяются с учетом обстоятельств дела и актуальной судебной практики.

Для торговых марок нельзя автоматически заменять судебную процедуру апелляционной заявкой в Апелляционную палату. Компетенция палаты в отношении post-grant признания прав недействительными устанавливается отдельно для каждого объекта интеллектуальной собственности. Общая информация о ее полномочиях приведена на странице «Административная процедура».

Какие доказательства необходимо подготовить

актуальные сведения из реестра о спорной торговой марке и ее владельце;
полные материалы заявки и делопроизводства по ней;
свидетельства, международные регистрации и документы о приоритете более ранних прав;
договоры о передаче права, лицензии и документы о правопреемстве;
сравнительный анализ обозначений и перечней товаров или услуг;
доказательства начала и территории использования коммерческого наименования или другого обозначения;
рекламные материалы, каталоги, публикации, данные о продажах и географии присутствия;
агентские, дистрибьюторские и иные договоры, деловую переписку и документы о прекращении отношений;
материалы, подтверждающие авторское право, право на промышленный образец, имя или иной противопоставленный объект;
доказательства вероятности смешения, введения потребителей в заблуждение и нарушения интереса истца.

Доказательства должны относиться к юридически значимой дате. Например, при проверке условий регистрации важны обстоятельства, существовавшие на дату подачи заявки или приоритета, а более поздние материалы могут использоваться только в той мере, в которой помогают установить соответствующие факты.

Нужна ли судебная экспертиза

Экспертиза не назначается автоматически в каждом споре. Суд определяет, требуются ли для установления обстоятельств специальные знания и можно ли разрешить вопрос на основании других доказательств. Участники дела вправе представить заключения экспертов, поставить вопросы и заявить мотивированное ходатайство о назначении экспертизы.

Эксперт не должен решать правовые вопросы вместо суда. Формулировки вопросов должны касаться специальных знаний, например свойств обозначений, однородности товаров или других фактических обстоятельств, а окончательную юридическую оценку доказательств дает суд.

Как проходит подготовка и рассмотрение дела

Проверяется статус свидетельства, владелец, перечень товаров и услуг и история передачи прав.
Получаются материалы заявки и устанавливаются юридически значимые даты.
Определяется конкретное основание полной или частичной недействительности.
Анализируются права и юридический интерес потенциального истца.
Формируется доказательственная база и оценивается необходимость экспертного исследования.
Определяются надлежащие ответчики, требования, суд и обеспечительные меры, если для них имеются основания.
Подается иск и обеспечивается представительство во время рассмотрения дела.
После вступления решения в законную силу контролируется отражение его последствий в реестре и Бюллетене.

До обращения в суд также проверяются исковая давность, момент, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении, и влияние ранее начатых процедур. Эти вопросы нельзя рассчитывать одинаково для всех споров.

Правовые последствия недействительности

При признании свидетельства или его части недействительными НОИС публикует соответствующие сведения в Бюллетене. В признанной недействительной части свидетельство считается таким, которое не вступило в силу с даты, следующей за датой подачи заявки.

Недействительность регистрации не означает автоматического взыскания денег или подтверждения всех заявленных истцом нарушений. Требования о возмещении убытков, компенсации, прекращении использования обозначения или применении других мер должны иметь самостоятельное правовое основание и подтверждаться доказательствами.

Если параллельно продолжается фактическое использование спорного обозначения, может потребоваться отдельное требование о прекращении нарушения либо сочетание нескольких способов защиты.

Связанные услуги

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оспорить только часть регистрации?

Да. Если основание касается только определенных товаров или услуг, свидетельство может быть признано недействительным в соответствующей части.

Является ли сходство обозначений достаточным основанием?

Не всегда. Необходимо учитывать более раннее право, приоритет, товары и услуги, степень сходства, вероятность смешения и другие условия предоставления правовой охраны.

Обязательно ли проводить экспертизу?

Нет. Необходимость специальных знаний определяет суд с учетом предмета доказывания и представленных материалов. Экспертиза является одним из доказательств, а не обязательным этапом каждого дела.

Можно ли вместо суда обратиться в Апелляционную палату?

Для признания недействительным свидетельства на торговую марку нельзя исходить только из общего описания полномочий Апелляционной палаты. Необходимо проверять, предусмотрена ли post-grant административная процедура законом именно для этого объекта. Для торговых марок основным способом оспаривания зарегистрированного права остается обращение в суд.

Можно ли взыскать убытки одновременно?

Возможность объединения требований оценивается с учетом фактов, состава сторон и процессуальных правил. Размер убытков, противоправность поведения, причинная связь и другие необходимые элементы должны быть доказаны отдельно.

Что делать, если спорная марка еще не зарегистрирована?

Если обозначение находится на стадии заявки, следует прежде всего проверить срок подачи мотивированного возражения. Ожидание регистрации может привести к утрате более раннего и менее затратного способа реагирования.

Обсудить перспективы оспаривания

Для первичной оценки направьте номер спорного свидетельства или заявки, сведения о своих правах, перечень конфликтующих товаров или услуг, дату обнаружения регистрации и имеющиеся договоры, переписку либо материалы использования обозначения.

Обратиться к специалистам

На печать