Лиц соглашениеПраво интеллектуальной собственности – это право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности, определенный настоящим Кодексом и другим законом. Право интеллектуальной собственности составляют личные неимущественные права интеллектуальной собственности и (или) имущественные права интеллектуальной собственности, содержание которых в отношении определенных объектов права интеллектуальной собственности определяется настоящим Кодексом и другим законом.

Право интеллектуальной собственности незыблемо. Никто не может быть лишен права интеллектуальной собственности или ограничен в его осуществлении, кроме случаев, предусмотренных законом.

К объектам права интеллектуальной собственности в частности относятся торговые марки (знаки для товаров и услуг).

Получение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством. Условия и порядок выдачи свидетельства устанавливаются законом. Объем правовой охраны торговой марки определяется приведенным в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг, если иное не установлено законом.

Имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку есть: право на использование торговой марки; исключительное право разрешать использование торговой марки; исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе, запрещать такое использование.

Лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности, может использовать этот объект по своему усмотрению, с соблюдением при этом прав других лиц. Использование объекта права интеллектуальной собственности другим лицом производится с разрешения лица, имеющего исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности, кроме случаев правомерного использования без такого разрешения, предусмотренных настоящим Кодексом и другим законом.

Свидетельство дает его владельцу право использовать торговую марку и другие права, определенные Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Владелец свидетельства вправе дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) использования торговой марки на основании лицензионного договора.

Лицензионный договор должен содержать, в частности, информацию о способах использования торговой марки, территории и сроках, на которые разрешено ее использование, и условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор о передаче права собственности на торговую марку - это письменное соглашение, согласно которому собственник (отчуждатель) передает все или часть исключительных имущественных прав на знак другому лицу (приобретателю) на постоянной основе. Передача прав собственности на торговую марку – это процесс смены владельца исключительных имущественных прав на зарегистрированное обозначение, используемое для индивидуализации товаров или услуг. Процесс смены собственника предусматривает заключение письменного договора, подачу соответствующего заявления в уполномоченный орган и внесение изменений в реестр. Только после официальной регистрации нового владельца права считаются должным образом переданными.

Согласно требованиям законодательства, договор о передаче права собственности на торговую марку и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами. Сторона договора имеет право на информирование неопределенного круга лиц о передаче права собственности на торговую марку или выдачу лицензии на использование торговой марки. Такое информирование осуществляется путем публикации в Бюллетене сведений в объеме и порядке, установленных НОИС, с одновременным внесением их в Реестр.

За опубликование сведений о передаче права собственности на торговую марку полностью и выдачу лицензии на использование торговой марки, а также предложенных стороной договора изменений в сведения о выдаче лицензии уплачиваются сборы.

В случае опубликования сведений о передаче права собственности на торговую марку в части указанных в свидетельстве товаров и услуг НОИС выдает новое свидетельство на имя лица, которому передано это право, при наличии документа об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства.

Договор о передаче права собственности на торговую марку предусматривает смену владельца объекта права интеллектуальной собственности.

Заключение соответствующего договора часто происходит в рамках корпоративных мер по отчуждению или реорганизации бизнеса, а возможно, и процедур банкрота. Следовательно, порядок отчуждения прав должен проходить параллельно с другими юридическими действиями для предотвращения нарушения прав третьих лиц или обязательств перед органами собственных полномочий.

Также следует помнить о налоговых последствиях при заключении соответствующих договоров при проведении расчетов и определений размеров налогов.

Передача прав на объект интеллектуальной собственности должна быть взвешенной мерой при осуществлении дальнейшей хозяйственной деятельности и требует тщательного юридического анализа.

В случае заключения лицензионного договора, в отличие от договора передачи прав, владелец объекта права интеллектуальной собственности остается неизменным, ему принадлежат неимущественные права на данный объект, а к лицензиату переходит только право распоряжаться имущественными правами по предмету договора в объеме, предусмотренном договором.

Общие требования к содержанию и существенным условиям лицензионного договора закреплены ГК Украины, по которым существенными условиями лицензионного договора следует считать: вид лицензии; сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, предоставляемые по договору, способы использования указанного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права и т.п.); размер, порядок и сроки оплаты использования объекта права интеллектуальной собственности; другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор.

В лицензионном договоре должен быть указан вид лицензии использования результата интеллектуальной, творческой деятельности (исключительная, неисключительная или единичная лицензии). Однако, если стороны не согласуют это условие, применяется презумпция предоставления лицензиаром прав на использование объекта на основании неисключительной лицензии. Список прав и способов использования объекта интеллектуальной собственности должен быть четко указан в лицензионном договоре. При отсутствии такого указания считается, что имущественные права на использование и способы использования объекта считаются не предоставленными лицензиату. Для режима охраны прав интеллектуальной собственности характерна территориальная и временная ограниченность, то в лицензионном договоре должна быть определена территория и срок действия имущественных прав. При отсутствии в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленные права, действие лицензии распространяется на территорию Украины.

Целью заключения лицензионного договора является получение дохода в результате использования объекта права интеллектуальной собственности другим лицом. Поэтому такой договор может быть расценен как источник дохода владельцу объекта интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор в случаях, предусмотренных законом, может предусматривать заключение сублицензионного договора, согласно которому лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование объекта права интеллектуальной собственности. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором. Следует учитывать, что сублицензионный договор может заключаться только в случае непосредственного указания такого права лицензиата в тексте лицензионного договора.

Следовательно, заключая лицензионные договоры важно достичь согласия по всем существенным условиям, чтобы при исполнении договора не было разногласий в части исполнения обязательства. Сам по себе лицензионный договор без определения всех основных условий может стать дальнейшей проблемой во взаимоотношениях между сторонами, которая часто решается в судебном порядке.

Предписаниями ч. 2 ст. 20 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" определено, что по требованию владельца свидетельства нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненный ущерб.

Однако такое право возникает исключительно у владельца свидетельства.

В случае заключения лицензионного договора право на защиту может быть делегировано лицензиату в соответствующих пределах и способом, определенным договором. Но если спор доходит до судебного разбирательства, стороной по делу суд обязательно привлекает собственника (лицензиара) прав собственности на объект интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор даже при определении всех оговорок и делегирований по поводу порядка и процедуры защиты не может в полной мере предоставить лицензиату всех защитных механизмов при разрешении спора.

Подводя итоги можно сделать вывод, что объект прав интеллектуальной собственности (торговая марка) является определенным неимущественным активом, который может эффективно использоваться в предпринимательской или хозяйственной деятельности.

Выбор между полным отчужденным правом или заключением лицензионного договора должен основываться на стратегическом анализе и перспективах бизнеса.

Итак, перед заключением одного из проанализированных договоров необходимо дополнительно провести консультации с соответствующими специалистами, оценить все риски и дальнейшие перспективы, проверить добродетель контрагента для дальнейшей защиты в случае возможных незаконных или несогласованных действий.

 

Специалисты патентно-правовой компании ООО «КОМПАНИЯ «ИНВЕНТА» готовы оказать функционально-профессиональную помощь в разработке соответствующих договоров, их дальнейшее оформление и государственную регистрацию, проверку данных контрагента и информации по имеющимся открытым реестрам. Помочь в случае начатой претензионной процедуры или рассмотрении спора в судебном порядке. Советуем Вам доверить сопровождение заключения и регистрации лицензионных договоров и договоров передачи прав на объект интеллектуальной собственности специалистам патентно-правовой компании ООО «КОМПАНИЯ «ИНВЕНТА».