Согласно части четвертой статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» использованием знака (торговой марки) признается: нанесение ее на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); применение ее при предложении и предоставлении любой услуги, для которой торговая марка зарегистрирована; применение ее в деловой документации или рекламе и в сети Интернет.

Торговая марка признается использованной, если она применена в форме зарегистрированной торговой марки, а также в форме, отличающейся от зарегистрированной торговой марки только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличия торговой марки. Аналогичное положение изложено в подпункте 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции.

В части второй статьи 157 ХК Украины указано, что использованием торговой марки в сфере хозяйствования признается применение ее на товарах и при предоставлении услуг, для которых она зарегистрирована, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при показе экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и другой документации, связанной с внедрением указанных товаров и услуг в хозяйственное (коммерческое) обращение.

Использование торговой марки ограничивается тем перечнем товаров и услуг, относительно которых она зарегистрирована. Указанные обстоятельства нужно обязательно учитывать в регламентированной хозяйственной деятельности, так как часто случаются спорные вопросы относительно досрочного прекращения действия свидетельства полностью или частично.

Так, частью четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» установлено, если торговая марка не используется в Украине полностью или части указанных в свидетельстве товаров и услуг непрерывно в течение пяти лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или если использование торговой марки приостановлено с другой даты после настоящей публикации на непрерывный срок в пять лет, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Для целей применения этого пункта датой, с которой должно начинаться использование торговой марки по международной регистрации, дата публикации в Бюллетене НОИВ сведений о предоставлении правовой охраны торговой марке по международной регистрации в Украине.

В таком случае действие свидетельства или действие международной регистрации в Украине может быть прекращено полностью или частично только при условии, что владелец свидетельства или международной регистрации не укажет уважительные причины такого неиспользования. Такими уважительными причинами являются обстоятельства, препятствующие использованию торговой марки независимо от воли владельца свидетельства или международной регистрации, в частности, ограничения импорта или другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством.

Для целей этого пункта использованием торговой марки владельцем свидетельства считается использование ее с разрешения владельца свидетельства другим лицом. Использование торговой марки лицом, имеющим право использовать коллективную марку, считается использование собственником свидетельства. Действие свидетельства не может быть прекращено, если в срок от истечения пятилетнего срока неиспользование торговой марки до подачи иска о досрочном прекращении действия свидетельства началось или возобновилось его использование, кроме случая, когда подготовка к началу использования или возобновлению использования торговой марки началась в течение трех месяцев до подачи такого иска и после того, как собственник свидетельства узнал о возможности его подачи.

Согласно части третьей статьи 157 ГК Украины свидетельство дает право его владельцу запрещать другим лицам использовать зарегистрированную торговую марку без его разрешения, за исключением случаев правомерного использования торговой марки без его разрешения.

Так, суды при разрешении споров о прекращении нарушения прав собственника на торговую марку, для правильного разрешения спора применяют именно предписания части шестой статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (специальной нормы в данном случае), согласно которыми исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на все формы получения, например почтовой корреспонденции или заказа продукции через электронные торговые площадки.

Как отмечено выше, согласно части шестой статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированную торговую марку не распространяется на:

  • осуществление любого права, возникшего до даты подачи заявки или, если было заявлено приоритет, до даты приоритета заявки;
  • использование торговой марки для товара, введенного под этой торговой маркой в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с последующей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот;
  • использование при торговле обозначений, касающихся вида, качества, количества, назначения, ценности, географического происхождения, времени производства товаров или услуг или других характеристик товаров или услуг, при отсутствии признаков нарушения прав владельца свидетельства на торговую марку;
  • использование при торговле торговой марки, если она необходима для указания назначения товара или услуги, в частности в качестве дополнительного оборудования или запасных деталей, при условии, что такое использование осуществляется в соответствии с честной предпринимательской практикой;
  • применение торговой марки в сравнительной рекламе исключительно для определения товаров и услуг с целью объективного подчеркивания их различий, при условии, что такое применение осуществляется в соответствии с честной предпринимательской практикой и с соблюдением положений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции;
  • некоммерческое использование торговой марки;
  • все формы сообщения новостей и комментариев новостей;
  • добросовестное применение ими своих имен или адресов;
  • использование торговой марки в сравнительной рекламе, осуществляемой в соответствии с законодательством о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции и не относящейся к нечестной предпринимательской практике.

Исключительное право владельца свидетельства на торговую марку, содержащую географическое указание, запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированную торговую марку не распространяется на добросовестное использование другими лицами соответствующего географического названия.

Предписания части шестой статьи 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не связывают исчерпание прав владельца торговой марки с введением им товара (или с его согласия) в гражданский оборот исключительно на территории Украины. Хозяйственная деятельность связана с осуществлением купли-продажи товаров (дистрибуция) их реализацией внутри Украины под известными брендами не может считаться использованием торговой марки. Поэтому введение собственником торговой марки (или с его согласия) товара под соответствующей торговой маркой в гражданское обращение может быть осуществлено и на территории другого государства (государств), после чего собственник не может ограничить или запретить последующую перепродажу этого товара на территории другой страны, где его права также охраняются (в том числе на территории Украины). Указанное, при отсутствии территориальных ограничений дает основания утверждать о существовании в Украине международного подхода к исчерпанию прав. Таким образом, владелец (или другое лицо по его согласию), введший в гражданское обращение товар под принадлежащей ему торговой маркой на территории любого другого государства, не имеет права возражать против предложения к продаже такого товара на территории Украины (см. постановление Высшего) хозяйственного суда Украины 20.10.2015 в деле № 904/2029/15).

В случае возникновения спорных вопросов надо оценивать имеющиеся доказательства, то есть любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела (часть первая статьи 76 ГПК Украины). Эти данные устанавливаются следующими средствами: письменными, вещественными и электронными доказательствами; выводами экспертов; свидетельскими показаниями и прочее в их совокупности.

Анализ законодательных предписаний, приведенных в статьях 1, 16, 17, 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», дает основания для вывода о том, что исходя из правовой сущности торговой марки условием надлежащего ее использования является использование владельцем зарегистрированного знака именно по указанным в свидетельстве товарам и услугам.

Согласно части первой статьи 197 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее - Соглашение об ассоциации), если в течение пяти лет с даты завершения процедуры регистрации владелец не начинает реального использования торговой марки для товаров или услуг, в отношении которых она зарегистрирована на соответствующей территории, или если такое использование приостановлено в течение непрерывного пятилетнего периода, то в отношении торговой марки могут быть введены санкции, предусмотренные настоящим подразделением, если отсутствуют надлежащие причины ее неиспользования.

Согласно части первой статьи 198 Соглашения об ассоциации стороны предусматривают, что регистрация торговой марки подлежит аннулированию, если в течение непрерывного пятилетнего периода она не была введена в использование на соответствующей территории для товаров или услуг, в отношении которых она зарегистрирована, и отсутствуют соответствующие причины для неиспользования; однако, ни одно лицо не может заявить, что права владельца на торговую марку должны быть аннулированы, если в течение промежутка времени между истечением пятилетнего периода и подачей заявления об аннулировании началось или было возобновлено реальное использование торговой марки; начало использования или его восстановление в течение трехмесячного периода, предшествующего заявлению об аннулировании, которое началось сразу после окончания непрерывного пятилетнего периода неиспользования, не принимаются во внимание, если подготовка к началу или возобновлению использования осуществляется только в связи с тем, что владелец осознает возможность подачи заявления об аннулировании.

Согласно статьям 197, 198 Соглашения об ассоциации основаниями для отказа в досрочном прекращении действия свидетельства (полностью или в части указанных в нем товаров или услуг) являются: фактическое наличие на рынке Украины спорных товаров и услуг; неиспользование зарегистрированной торговой марки менее пяти лет; наличие уважительных причин такого неиспользования.

Если торговая марка без уважительных причин непрерывно не используется в части или всех товаров и/или услуг, внесенных в реестр, в течение пяти лет с даты публикации о выдаче свидетельства или от другой даты, то это является достаточным основанием для досрочного прекращения по решению суда действия свидетельства на такой знак полностью или частично в отношении соответствующих товаров и услуг. Не подлежит досрочному прекращению действие свидетельства, если использование знака началось или возобновилось до подачи иска.

В подтверждение использования знака владелец свидетельства должен представить суду доказательства совершения, по крайней мере, некоторых действий из числа указанных в части четвертой статьи 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". Такими доказательствами могут быть, в частности, экземпляры товаров, на которые нанесен соответствующий знак для товаров и услуг, документы с изображением знака (каталоги, прайс-листы с предложениями о предоставлении услуг или поставки товаров и т.п.). Распространение на территории Украины товаров с изображением знака может быть подтверждено кассовыми чеками, квитанциями, накладными, другими документами, содержащими информацию о наименовании товара и месте его приобретения, а в случае, когда владельцем знака является нерезидент, подтверждением ввоза товаров в Украину могут быть таможенные декларации и других таможенных документов.