Суть справи:
Компанія є власником патенту України № 85536 на винахід (заявка № 20040907208; дата подання заявки - 17.03.2003, дата, з якої є чинними права - 10.02.2009). Патент опубліковано 10.02.2009 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3/2009 (далі - «Патент»). Строк дії Патенту становить 20 років від дати подання заявки. Об`єктом винаходу є активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) лікарського засобу і способу виготовлення композиції лікарського засобу. Ці дані засвідчуються роздруківкою Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» та описом до Патенту.
Компанія Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH (Мерк Шарп і Доум ІДЕА ГмбХ) 11.05.2023 подала заявку на державну реєстрацію лікарського засобу ГАРДАСИЛ® 9 ВАКЦИНА ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 9-ВАЛЕНТНА (РЕКОМБІНАНТНА, АДСОРБОВАНА), суспензія для ін`єкцій, по 0,5 мл (1 доза); по 0,5 мл суспензії у попередньо наповненому шприці (скло) з обмежувачем ходу поршня (силіконізований бромбутиловий еластомер із покриттям FluroTec) та ковпачком (синтетична ізопрен-бромбутилова суміш). На підставі наказу МОЗ України № 1319 від 20.07.2023 "Про державну реєстрацію лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарських засобів, які зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Європейського Союзу" здійснено державну реєстрацію лікарського засобу та видано реєстраційне посвідчення № UA/20128/01/01. Термін дії реєстраційного посвідчення 20.07.2028.
Державна реєстрація лікарського засобу «ГАРДАСИЛ® 9 ВАКЦИНА ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 9-ВАЛЕНТНА (РЕКОМБІНАНТНА, АДСОРБОВАНА)» була здійснена 20.07.2023, а отже практичне використання Винаходу на території України стало можливим саме з цієї дати - після отримання відповідного дозволу.
Позивач 09.05.2025 звернувся до відповідача з клопотанням № 10748/2 про продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (додаткова охорона) та видачу сертифікату додаткової охорони (СДО).
За результатами розгляду такого клопотання відповідач листом від 03.06.2025 № 5863/ПА/25 повідомив, що: "Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ. Для майнових прав інтелектуальної власності, що засвідчувались патентом на винахід № 85536, цей строк закінчився - 17.03.2023. Відомості про припинення у зв`язку із закінченням строку дії було опубліковано 02.08.2023, Бюл. № 31. На дату подання клопотання - 12.05.2025 права були відсутні, отже, продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на цей винахід відповідно до статті 27-1 Закону неможливе".
Звертаючись з позовною заявою позивач зазначав, що лист Укрноіві як акт індивідуальної дії (рішення) не відповідає вимогам законодавства, адже Законом України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» зупиняється перебіг усіх строків, пов`язаних з охороною прав інтелектуальної власності, включаючи строки щодо процедур набуття таких прав, визначені, зокрема, Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі також - Закон № 3687-ХІІ). Подання клопотання є процесуальною дією, безпосередньо пов`язаною з реалізацією права на додаткову охорону, отже строк, визначений статтею 27-1 Закону № 3687-ХІІ підлягав зупиненню на підставі Закону № 2174-ІХ.
Позиція судів: Господарським судом міста Києва рішенням від 20.11.2025 року у справі №910/9528/25 задоволено позов Компанії та визнано недійсним повністю та скасовано рішення Укрноіві, оформлене листом від 03.06.2025 №5863/ПА/25, про відмову у продовженні строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (додаткова охорона) та видачі сертифікату додаткової охорони; визнано за Компанією право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід "ВІРУСНІ АНТИГЕНИ" за патентом України №85536 (додаткова охорона) строком на п`ять років; зобов`язано Укрноіві здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України №85536 на винахід відповідно до клопотання компанії ҐЛАКСОСМІТКЛАЙН БАЙОЛОДЖІКАЛЗ С.А. (GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.) №10748/2 від 09.05.2025 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію в бюлетені відомостей про таку реєстрацію та видати сертифікат додаткової охорони, присуджено до стягнення з відповідача на користь позивача судовий збір в розмірі 9 084,00 грн. Північний апеляційний господарський суд постановою від 05.02.2026 апеляційну скаргу Укрноіві на рішення Господарського суду міста Києва від 20.11.2025 року у справі №910/9528/25 залишив без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 20.11.2025 - без змін.
Позиція Верховного Суду:
Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону № 3687-XII (у редакції, чинній на момент видачі патенту), власник патенту на винахід, використання якого потребує дозволу компетентного органу, мав право звернутися із клопотанням про продовження строку дії патенту на період між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більш як на п`ять років. Таким чином, на момент видачі патенту України № 85536 Закон № 3687-XII прямо передбачав право Позивача як власника патенту на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід.
16.08.2020 набула чинності стаття 27-1 Закону № 3687-XII відповідно до Закону України від 21.07.2020 № 816-ІХ, згідно з якою, зокрема, володілець патенту на винахід, об`єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до НОІВ та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п`ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п`ять років.
Компанія звернулася до Укрноіві з клопотанням від 09.05.2025 № 10748/2 про продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (додаткова охорона) та видачу сертифікату додаткової охорони (далі - також СДО), за результатами розгляду якого Укрноіві прийнято рішення про відмову у видачі СДО. Рішення Укрноіві мотивовано таким: "Відповідно до статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ. Для майнових прав інтелектуальної власності, що засвідчувались патентом на винахід № 85536, цей строк закінчився - 17.03.2023. Відомості про припинення у зв`язку із закінченням строку дії було опубліковано 02.08.2023, Бюл. № 31. На дату подання клопотання - 12.05.2025 права були відсутні, отже, продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на цей винахід відповідно до статті 27-1 Закону неможливе".
Метою прийняття Закону № 816-ІХ було забезпечення виконання зобов`язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.
Відповідно до статті 465 Цивільного кодексу України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу. Право на продовження строку дії патенту на винахід має однакову мету і у редакції Закону до 16.08.2020, і - після 16.08.2020, а саме: компенсувати власнику патенту частину ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний, адже для його використання потрібно здійснити державну реєстрацію лікарського засобу, що триває певний час.
Отже, відповідно до положень частини третьої статті 465 Цивільного кодексу України та Закону № 3687-XII загальний строк правової охорони винаходу становить 20 років, з передбаченою можливістю його продовження на строк не більше 5 років (з урахуванням певних застережень).
Додатковий строк понад очікувані 20 років має на меті захист інтересів власників винаходів, що стосуються фармацевтичної та агрохімічної сфер. Мова йде саме про сертифікати додаткової охорони, які компенсують правовласнику час, що минає між поданням заявки на винахід та одержанням дозволу на продаж препарату, захищеного патентом.
Право та умови продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід визначені статтею 27-1 Закону № 3687-XII, відповідно до якої володілець патенту на винахід, об`єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п`ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п`ять років.
Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування статті 27-1 у Законі № 3687-XII не передбачено. Норми Угоди про асоціацію також не містять конкретного механізму реалізації цих прав.
Водночас, суди попередніх інстанцій встановили, що спірні правовідносини виникли в умовах дії Закону № 2174-IX, яким визначено, що майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність таких прав може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Закон № 2174-IX діяв до 31.05.2025 (до набрання чинності Законом України № 4362-ІХ від 16.04.2025 "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України").
З огляду на викладене Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що дія патенту України № 85536, строк чинності якого спливав під час дії воєнного стану (17.03.2023), відповідно до приписів Закону № 2174-IX залишався чинним та не міг вважатися припиненим. Норма цього Закону № 2174-IX має імперативний характер і є нормою прямої дії, що поширюється на всі види майнових прав інтелектуальної власності. Отже, доводи відповідача про непоширення Закону № 2174-IX на строки дії патентів є безпідставними, а підстави для відмови у розгляді клопотання позивача з мотивів припинення дії патенту 17.03.2023 відсутні.
При цьому суд не оцінює дотримання позивачем інших строків встановлених статтею 27-1 Закону № 3687-XII, оскільки це не було підставою для відмови позивачу у клопотанні.
У зв`язку з наведеним колегія суддів вирішила касаційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 20.11.2025 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2026 у справі № 910/9528/25 - без змін.
Постанова КГС ВС від 30 квітня 2026 року у справі № 910/9528/25 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/136149374
Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують відстежувати та формувати новітню юридичну практику щодо захисту об’єктів прав інтелектуальної власності у контексті новел та практики Верховного Суду та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.