Реєстрація доменного імені сама по собі не є використанням торговельної марки: позиція суду

«Реєстрація доменного імені не є використанням торговельної марки у розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так як торговельна марка вважається використаною лише у випадку її використання стосовно товарів і послуг, для яких вона зареєстрована».

Такого висновку дійшов Печерський районний суд м. Києва, розглядаючи спір щодо дострокового припинення дії реєстрації торговельної марки, використання позначення в мережі Інтернет та переделегування доменного імені.

Справа є показовою для власників торговельних марок і доменних імен, оскільки суд розмежував сам факт реєстрації домену та фактичне використання торговельної марки щодо конкретних товарів і послуг.

Суть справи

Печерський районний суд м. Києва відмовив у задоволенні позову власника торговельної марки, який намагався достроково припинити дію іншої реєстрації торговельної марки та переделегувати на свою користь спірне доменне ім’я.

Позивач, зокрема, вимагав зобов’язати власника іншого свідоцтва припинити використання відповідного позначення в мережі Інтернет, а компанію «Інтернет Інвест» — здійснити переделегування доменного імені на його користь.

Суд встановив, що товари, для яких були зареєстровані відповідні торговельні марки, належали до різних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а самого факту реєстрації доменного імені було недостатньо для висновку про порушення прав на торговельну марку.

Спір розглядався судом понад сім років.

Питання взаємозв’язку прав на торговельну марку та доменне ім’я має особливе значення для власників брендів. Детальніше про порядок реєстрації торговельної марки в Україні та реєстрації доменних імен у сегменті .UA можна ознайомитися у відповідних розділах сайту компанії «Інвента».

Обставини виникнення спору

Відповідно до позовних вимог, у 2018 році позивач мав реєстрацію знака для товарів і послуг щодо товарів 27 класу МКТП із територіальним поширенням міжнародної реєстрації на Україну та низку інших держав.

Після отримання правової охорони позивач здійснив спробу зареєструвати приватне доменне ім’я другого рівня в домені .UA, однак йому було відмовлено, оскільки відповідне доменне ім’я вже було делеговане іншій особі.

Компанія-відповідач, зареєстрована відповідно до законодавства Китаю, мала міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг від 10.03.2009 року.

На підставі цієї міжнародної реєстрації 21.05.2018 року реєстратором доменних імен було делеговано відповідне доменне ім’я другого рівня в домені .UA.

Позивач стверджував, що компанія не використовувала торговельну марку способами, передбаченими законодавством України, і вважав наявними підстави для дострокового припинення дії міжнародної реєстрації в Україні.

У зв’язку з тривалістю судового провадження спірне доменне ім’я згодом було делеговано іншій особі на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25.02.2019 року щодо товарів 15 класу МКТП.

Використання доменного імені в мережі Інтернет

Як зазначав позивач, навесні 2019 року на відповідному вебсайті з’явилося наповнення, згідно з яким пропонувалися послуги з подобової оренди житла в АР Крим.

На думку позивача, фактичне використання доменного імені не відповідало товарам 15 класу МКТП, для яких була зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом від 25.02.2019 року.

Позивач вважав такі дії неналежним використанням відповідної торговельної марки та посилався на порушення прав інтелектуальної власності шляхом використання позначення в доменному імені та на вебсторінках сайту.

Практичні питання захисту прав у подібних ситуаціях докладніше розглянуто в матеріалах компанії «Інвента» щодо порушення прав на доменне ім’я та порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет.

Що просив позивач

Позивач просив суд:

• зобов’язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, зокрема у спірному доменному імені та на вебсторінці сайту;
• достроково повністю припинити в Україні дію реєстрації торговельної марки щодо всіх товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована;
• зобов’язати опублікувати відомості про дострокове припинення дії відповідної реєстрації;
• зобов’язати ТОВ «Інтернет Інвест» здійснити переделегування спірного доменного імені на користь позивача.

Позиція суду

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 24 липня 2026 року позов про дострокове припинення дії реєстрації знака для товарів і послуг та зобов’язання вчинити відповідні дії було залишено без задоволення.

Суд звернув увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у відповідному свідоцтві, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, права власника торговельної марки безпосередньо пов’язані з товарами та послугами, для яких відповідне позначення отримало правову охорону.

Питання належного використання торговельної марки та доказів такого використання вже розглядалося фахівцями компанії «Інвента» у матеріалі «Доведення факту використання торговельної марки протягом п’яти років з дати публікації її реєстрації».

Чи є реєстрація домену використанням торговельної марки?

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки може визнаватися, зокрема, її нанесення на товари, упаковку, вивіски, етикетки та інші пов’язані з товаром предмети, використання під час пропонування та надання послуг, а також застосування у діловій документації, рекламі та мережі Інтернет.

Проте для вирішення конкретного спору має значення не лише технічна наявність позначення в Інтернеті, а й те, стосовно яких саме товарів або послуг воно фактично використовується.

Позивач посилався на те, що на сайті пропонувалися послуги з оренди житла в АР Крим. Разом із тим суд зазначив, що позивач не надав належних доказів використання відповідачем на сайті тих товарів 27 класу, обсяг правової охорони яких визначався відповідним свідоцтвом.

Ключовий висновок суду полягав у тому, що реєстрація доменного імені сама по собі не є достатнім доказом використання торговельної марки: необхідно встановити фактичне використання позначення стосовно товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована.

Питання правового статусу доменних імен та їх переделегування також детально розглянуто у статті «Право власності на доменне ім’я. Вирішення питання власності на доменне ім’я. Процедурні моменти делегування доменного імені на підставі останньої судової практики».

Питання дострокового припинення дії торговельної марки

Окремо суд оцінив вимоги щодо дострокового припинення дії свідоцтва у зв’язку з невикористанням торговельної марки.

Суд звернув увагу на відсутність належного обґрунтування та відповідних доказів для дострокового повного припинення дії свідоцтва.

Крім того, враховувався строк, протягом якого торговельна марка повинна безперервно не використовуватися в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, щоб могли виникнути передбачені законодавством підстави для дострокового припинення дії правової охорони.

Таким чином, сам факт існування доменного імені або вебсайту ще не вирішує питання про належне використання чи невикористання торговельної марки. Необхідно досліджувати конкретні товари, послуги, спосіб використання позначення та відповідні докази.

Обов’язок доказування покладається на сторони

Суд також звернув увагу на положення статті 81 ЦПК України, відповідно до яких кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, установлених законом.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Обов’язок доказування відповідних обставин лежить на стороні, яка посилається на них як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Недоведеність обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, може стати самостійною підставою для відмови в їх задоволенні.

У разі невиконання учасником справи обов’язку щодо доведення відповідних обставин належними та допустимими доказами саме цей учасник несе ризик процесуальних наслідків, зокрема відмови у задоволенні позову.

Суд також послався на правові підходи Верховного Суду, відповідно до яких кожна сторона самостійно визначає стратегію свого захисту, зміст вимог і заперечень, а суд розглядає справу в межах заявлених вимог та наданих доказів.

Для спорів щодо торговельних марок особливого значення тому набуває правильне та своєчасне формування доказової бази. За необхідності сторони також можуть використовувати механізми досудового врегулювання спору або звертатися за професійним захистом прав на торговельну марку.

Висновок

Суд дійшов висновку, що позивач не довів належними та достатніми доказами порушення відповідачами його прав та охоронюваних законом інтересів. У зв’язку із цим заявлені позовні вимоги були визнані недоведеними та такими, що не підлягають задоволенню.

Ця справа демонструє важливе практичне правило для доменних спорів: самої реєстрації доменного імені недостатньо для автоматичного висновку про використання торговельної марки або порушення прав на неї. Суд має дослідити фактичне використання позначення, товари та послуги, щодо яких воно застосовується, обсяг правової охорони відповідної торговельної марки та належність поданих сторонами доказів.

Ознайомитися з рішенням Печерського районного суду м. Києва можна за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/140006328.

Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують відстежувати актуальну судову практику щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності та надають правову допомогу у спорах, пов’язаних із торговельними марками, доменними іменами та використанням об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

З питань захисту прав на торговельні марки та доменні імена ви можете звернутися до фахівців компанії «Інвента».