Рішення Апеляційної палати щодо нових підходів до застосування статті 6 septies Паризької конвенції

Суть справи

Рішенням УКРНОІВІ від 26.01.2024 року було здійснено реєстрацію торговельної марки «BOMON ANGEL» за заявкою № m 2022 04777.

Апелянт не погодився з рішенням УКРНОІВІ від 26.01.2024 року про реєстрацію торговельної марки «BOMON ANGEL» за заявкою № m 2022 04777 щодо усіх заявлених товарів 32 і 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт вважав, що позначення за заявкою № m 2022 04777 щодо всіх заявлених товарів 32 і 33 класів МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом сьомим пункту 3 статті 6 Закону, оскільки воно є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка є чинною на території України з 23.12.1991 (далі – Паризька конвенція), без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення. Апелянт зазначає, що є власником виключних майнових прав на твори образотворчого мистецтва, зокрема логотипи та дизайн етикеток, які містять стилізовану літеру «А» та словесний елемент «Angel». Також апелянт є власником торговельних марок, зареєстрованих на території США. Зазначені торговельні марки використовуються апелянтом для маркування алкогольної продукції, що виробляється на його замовлення на умовах контрактного виробництва та реалізується, зокрема, на ринку США з 2018 року. Крім того, апелянт зазначає, що заявлене позначення є схожим із належними йому торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони містять спільні словесні елементи «Bomon» та «Angel», що зумовлює їхню схожість за фонетичною, графічною та семантичною ознаками.

Рішення Апеляційної палати

Рішенням Апеляційної палати УКРНОІВІ від 12 березня 2026 року відмовлено Інтербалт Продактс Корп. (US) у задоволенні заперечення повністю, рішення УКРНОІВІ від 26.01.2024 про реєстрацію торговельної марки «BOMON ANGEL» за заявкою № m 2022 04777 залишено чинним. Наказом від 20.05.2026 року № 128/2026 затверджено рішення Апеляційної палати щодо заперечення проти рішення за заявкою № m 2022 04777.

Правові обґрунтування по суті рішення

Апеляційною палатою встановлено, що відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції лише власник торговельної марки, яка охороняється в одній з держав – учасниць Паризької конвенції, шляхом подання заперечення проти реєстрації торговельної марки до УКРНОІВІ має право перешкоджати реєстрації його торговельної марки в Україні його ж агентом чи представником від свого імені, якщо тільки цей агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Під агентом чи представником власника торговельної марки, яка охороняється в одній із держав – учасниць Паризької конвенції, розуміється, зокрема, комерційний агент, дистриб’ютор, інший комерційний посередник, який від імені власника провадить на території України діяльність із уведення товарів і/або послуг у цивільний обіг, зокрема їх експорт, імпорт, гарантійне обслуговування, чи надає послуги з використанням такої торговельної марки відповідного власника, або інша особа, яка поширює продукцію власника торговельної марки, що підтверджується договірними правовідносинами.

Комерційне посередництво підтверджується документально, зокрема агентським договором, дистриб’юторською угодою чи іншим договором, укладеним між власником торговельної марки, яка охороняється в одній з держав – учасниць Паризької конвенції, та його агентом чи представником щодо представлення інтересів власника такої торговельної марки на території України.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення за заявкою № m 2022 04777 схожим із торговельними марками апелянта настільки, що їх можна сплутати або асоціювати, колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз зазначених позначень. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних елементів, зіставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення в площині позначення. Тому для встановлення того, чи займає конкретний елемент домінуюче положення, необхідно розглядати ці критерії у сукупності. Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

За результатами сукупної оцінки звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) ознак колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «BOMON ANGEL» за заявкою № m 2022 04777 не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками апелянта.

Водночас для повного та всебічного розгляду доводів апелянта щодо застосування абзацу сьомого пункту 3 статті 6 Закону колегія дослідила наявність між сторонами відносин агентства або посередництва, а також інші обставини, на які посилається апелянт.

Водночас матеріали справи не містять доказів існування договірних відносин між апелянтом і заявником – СУВОРОВ ВАЙНЕРІ С.Р.Л. Заявник є окремою юридичною особою, зареєстрованою 03.08.2021, що підтверджується випискою з державного реєстру юридичних осіб Республіки Молдова, а доказів його правонаступництва у відносинах між апелянтом та компаніями «Suvorov-Vin» та «Kazayak-Vin» не надано. За таких обставин встановлені факти не підтверджують наявності агентських або представницьких відносин, у межах яких заявник виступав би агентом або представником апелянта у розумінні статті 6 septies Паризької конвенції.

Колегія також враховує, що сам по собі факт наявності у апелянта реєстрацій торговельних марок на території США не є достатньою підставою для застосування положень статті 6 septies Паризької конвенції без доведення того, що заявка подана саме агентом або представником правовласника.

Колегія зазначає, що факт погодження сторонами можливості реєстрації відповідної торговельної марки на території США підтверджує, що такі дії здійснювалися за згодою виробника продукції, що, у свою чергу, вказує на відсутність у апелянта самостійного статусу як джерела походження спірного позначення.

Зазначені обставини підтверджують, що позначення серії «BOMON» використовувалися та розвивалися компанією «Suvorov-Vin» ще до початку співпраці з апелянтом. Дослідивши матеріали заперечення, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації, яка встановлена абзацом сьомим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюється на позначення «BOMON ANGEL» за заявкою № m 2022 04777.

Відповідна справа показує, що посилання на статтю 6 septies Паризької конвенції потребує чіткої доказової конструкції. Недостатньо продемонструвати іноземну реєстрацію торговельної марки, попередню співпрацю між компаніями або заявити про їх пов’язаність, а необхідно довести саме той юридичний зв’язок, який дозволяє кваліфікувати конкретного заявника як агента чи представника правовласника, а також виконання інших умов відповідної підстави для відмови.

Для бізнесу це підкреслює значення точного оформлення ролей у ланцюгу «виробник — власник позначення — імпортер — дистриб’ютор»: кому належать права на позначення, на якій території вони можуть реєструватися та використовуватися, хто має право подавати заявки і що відбувається з такими правами у разі зміни компанії або правонаступництва. Докладніше про договірне оформлення таких прав — у матеріалі «Передати права чи надати ліцензію?».

Не менш важливо зберігати документальну історію бренду: договори та додаткові угоди, вихідні матеріали дизайну, товарні документи, ранні заявки й реєстрації, а також документи, які підтверджують виробництво, дистрибуцію та територію використання позначення. У спорі саме сукупність таких доказів може визначати юридичну кваліфікацію відносин сторін.

Фахівці патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують відстежувати та формувати новітню юридичну практику щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності у контексті новел законодавства та практики роботи Апеляційної палати УКРНОІВІ як альтернативного способу позасудового вирішення спорів. Компанія супроводжує реєстрацію торговельних марок в Україні, підготовку відповідей і заперечень у процесі експертизи, представництво в Апеляційній палаті та захист прав на торговельні марки. Якщо вам потрібна консультація щодо реєстрації або захисту бренду, зв’яжіться з фахівцями компанії «ІНВЕНТА».

Матеріали справи

Рішення Апеляційної палати щодо торговельної марки «BOMON ANGEL»

Наказ про затвердження рішення Апеляційної палати