Развитие цифровых технологий привело к появлению и увеличению роли предоставления услуг и осуществления электронной торговли в сети Интернет. Компании для успешного ведения своего бизнеса большое внимание уделяют развитию (продвижению) бизнеса в сети Интернет. Поэтому очень важна роль доменных имён, которые исполняют функцию идентификации и обособления товаров и услуг, а это приводит к урегулированию правоотношений, связанных с использованием и распоряжением права на доменное имя, для предотвращения случаев недобросовестных действий (конкуренции) с целью получения материальной выгоды нарушителем права на доменное имя и существенных убытков владельцев на доменное имя.

Часто конфликт во время распоряжения права на доменное имя возникает между владельцем доменного имени и владельцем торговой марки. Поскольку доменное имя есть именем, которое используется для адресации (идентификации) в Интернете, а торговая марка – это обозначение, за которым товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Таким образом, доменное имя и торговая марка относятся к средствам индивидуализации (идентификации).

Согласно ст. 16 Гражданского кодекса Украины отмечено, что одним из способов защиты прав есть прекращение действия, нарушающего право. При этом суд может защитить права и свободы лиц и другим способом.

Способы защиты:

  • внесудебный (претензионный);

  • судебное разбирательство;

  • административная процедура Единой политики решения доменных споров (UDRP) Центром арбитража и посредничества (WIPO Arbitration and Mediation Center) Всемирной Организации интеллектуальной собственности (ВОИС);

  • административная процедура: Апелляционная палата Национального органа интеллектуальной собственности, функции которого выполняет Государственное предприятие «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент);

  • административная процедура: Антимонопольный комитет Украины совершения действий недобросовестной конкуренции;

  • обращение в правоохранительные органы (киберполиции).

Процедура UDRP отличается от традиционного судебного процесса быстротой и удобством для сторон, тем не менее является недешевой. Рассмотрение доменных споров в этом случае будет проводиться независимыми арбитрами в Центре арбитража и посредничества. Иск, включая приложения, подаётся в Центр ВОИС по установленной электронной форме.

Для удовлетворения исковых требований по процедуре UDRP необходимо установить три обстоятельства:

- доменное имя идентичное или сходно до степени смешения с товарным знаком, правами на который обладает истец;

- у регистранта доменного имени отсутствуют права или законный интерес на использование доменного имени;

- регистрант зарегистрировал и использует доменное имя недобросовестно.

Обязанность доведения недобросовестности регистрации или использования доменного имени, является ключевым для получения положительного для истца решения и порождает ряд вопросов при подготовке соответствующего иска.

Действующее законодательство Украины позволяет владельцу зарегистрированной торговой марки:

  • требовать от регистранта прекратить нарушения прав интеллектуальной собственности;

  • запретить использование зарегистрированной торговой марки в доменном имени;

  • обязать регистратора доменных имён осуществить переадресацию спорного домена от регистранта к владельцу торговой марки;

  • взыскание имущественного ущерба или компенсации;

  • взыскание морального ущерба;

  • признание права интеллектуальной собственности.

Владельцу права на торговую марку предоставляются исключительные права разрешать или запрещать использование объекта права интеллектуальной собственности, а также владельцу права на торговую марку предоставляются защита от недобросовестных действий третьих лиц. При этом нарушением прав владельца свидетельства также считается использование без его согласия в доменных именах торговых марок и обозначений.

Учитывая вышесказанное, использование торговой марки в доменном имени является конкретной формой использования марки, поэтому, регистрируя доменное имя с отличающей частью торговой марки, принадлежащей другому лицу, регистрант доменного имени прямо нарушает исключительные права владельца такой торговой марки.

Другая ситуация, когда имеется зарегистрированное доменное имя и оказывается схожая по наименованию зарегистрированная торговая марка или имеющаяся информация о проведении регистрационных действий в отношении похожего обозначения на стадии квалификационной экспертизы.

Так, для установления информации о наличии зарегистрированной торговой марки или проведение регистрационных действий в отношении похожего обозначения на стадии квалификационной экспертизы с наименованием Вашего доменного имени, можно узнать по открытым поисковыми базами данных ГП «Укрпатент»:

- Специальная информационная система Укрпатента (СИС): https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ (сервис создано для поиска ведомостей про объекты промышленной собственности);

- Базы данных и информационно – справочные системы ДП «Укрпатент»: https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2.

В случае выявления нарушения прав на Ваше наименование при проведении регистрационных действий на стадии квалификационной экспертизы, уместно представление квалифицированного возражения против заявки о несоответствии приведенного в ней обозначения условиям предоставления правовой охраны. Такие возражения подаются в соответствии с требованиями п.8. ст. 10 Закона Украины «Об охране прав на торговые марки », любое лицо в течение трех месяцев с даты публикации в Бюллетене в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи сведений о заявке или международную регистрацию торговой марки или территориальное распространение международной регистрации на Украине, осуществленное после международной регистрации, может подать в НОИВ мотивированное возражение против заявки или действия международной регистрации в Украине относительно несоответствия приведенного в них обозначения условиям предоставления правовой охраны, установленным настоящим Законом. Такую защиту можно определить как внесудебную (претензионную).

В соответствии с частями третьей и пятой статьи 13 Гражданского кодекса Украины не допускаются действия лица, совершаемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах; не допускаются использование гражданских прав в целях неправомерного ограничения конкуренции, злоупотребления монопольным положением на рынке, а также недобросовестная конкуренция.

Согласно статье 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» нечестная предпринимательская практика запрещается, в частности, которая включает: совершение действий, квалифицируемые законодательством как проявление недобросовестной конкуренции.

По предписаниям статьи l0bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (вступила в силу для Украины 25.12.1991) страны Союза обязуются обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции; актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах; в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной/торговой деятельности конкурента.

Частями первой и второй статьи 33 Хозяйственного кодекса Украины неправомерным использованием деловой репутации субъекта ведения хозяйства признаются: неправомерное использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки; неправомерное использование товара другого производителя; копирование внешнего вида изделия другого производителя; сравнительная реклама. Неправомерным является использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого имени, коммерческого наименования, торговой марки, других обозначений, а также надлежащих другому лицу рекламных материалов и т.п., что может привести к смешиванию с деятельностью другого субъекта хозяйствования, имеющего приоритет на их использование.

Частью первой статьи 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» установлено, что недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности.

Согласно статье 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», неправомерным является использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформления упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, ранее начавшего использовать их или похожие на них обозначения в хозяйственной деятельности, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта ведения хозяйства.

Таким образом, еще одним действенным способом защиты зарегистрированного доменного имени является установление признаков совершения владельцем свидетельства на торговую марку нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, по поводу использования коммерческого (фирменного) наименования по свидетельству, без разрешения (согласия) владельца доменного имени, зарегистрировано ранее соответствующей спорной торговой марки.

Согласно п.1. ст. 15 Закона Украины «Об охране прав на торговые марки», заявитель может обжаловать решение НОИВ по заявке в судебном порядке или в Апелляционную палату в течение двух месяцев с даты получения решения НОИВ или копий материалов, востребованных в соответствии с пунктом 3 статьи 10 настоящего Закона. Для владельца международной регистрации указанный срок составляет три месяца с даты отправки НОИВ в Международное бюро ВОИС заявления об отказе в предоставлении правовой охраны торговой марке по международной регистрации в Украине для всех указанных товаров и услуг или о предоставлении правовой охраны торговой марке по части указанных товаров и услуг.

Действие свидетельства прекращается по решению суда, если в результате использования торговой марки владельцем свидетельства или с его разрешения другим лицом она может ввести общественность в заблуждение, в частности относительно происхождения, качества или географического происхождения товаров и услуг, для которых она была зарегистрирована.

Доказательствами в судебном порядке будут любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Эти данные устанавливаются такими средствами: 1) письменными, вещественными и электронными доказательствами; 2) выводами экспертов; 3) свидетельскими показаниями. Кроме того, перед судом может возникнуть вопрос относительно проведения соответствующих экспертных исследований.

Для безопасности и предотвращения возможных нарушений со стороны третьих лиц достаточно при регистрации торговой марки зарегистрировать одновременно и соответствующий домен.

Порядок установления факта нарушения (доказывания):

- фиксация веб-страницы путем получения информации о регистранте доменного имени, а также интернет-заказ (с получением подтверждающих документов) путем скриншота, видео-, аудиозаписи процесса исследования любой заинтересованным лицом сайта;

- запись зафиксированных данных на электронный или другой носитель (с указанием того, когда, кем и при каких условиях это запись осуществлена);

- получения справок от провайдеров и сетевых поисковых служб;

- получения документарного подтверждения о владельце доменного имени от

регистратора или хостинг-провайдера.

Доказательства нарушения должны подаваться истцом вместе с исковым заявлением или в другой, установленный судом срок, с указанием причины. Кроме того, можно обратиться в суд с иском к регистратору, и уже суд истребует информацию, или обратиться в суд с заявлением об обеспечении доказательств.

Сотрудники патентно-правовой компании ООО «Компания «ИНВЕНТА» помогут Вам не только разработать правильную стратегию защиты в подобных спорах, но и представить Ваши интересы в судебном и административном процессах, а также оказать квалифицированную консультацию по сопутствующим вопросам. Кроме этого:

  • помочь в регистрации доменного имени;

  • документально оформить приобретение доменного имени;

  • установить возможного нарушителя прав или регистратора доменного имени;

  • провести интернет мониторинг возможных нарушений прав интеллектуальной собственности;

  • представить Ваши интересы в спорах по доменным именам в различных органах и учреждениях;

  • подготовить мотивированное обращение с сопутствующими документами в Апелляционную палаты Национального органа интеллектуальной собственности;

  • подготовить иск с сопутствующими документами в Центр арбитража и посредничества Всемирной организации интеллектуальной собственности;

  • провести соответствующую претензионную работу и подготовить обоснованную исковое заявление.

На печать