Суть справи:
У лютому 2022 року фізична особа (іноземець) звернувся до суду з позовом до Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) (правонаступник - Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі -УКРНОІВІ), фізичної особи (громадяни України) про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії.
Позов мотивований тим, що громадянину Республіки Молдова належать права на міжнародну реєстрацію торговельних марок. Він є власником зареєстрованої торговельної марки у Республіці Молдова та уповноваженою особою всесвітньо відомої румунської компанії, а також генеральним директором молдовського представництва компанії. Компанія входить до групи компаній та діє за напрямами: розробка та виробництво товарів під комерційною маркою; реалізація водостічних систем у Республіці Молдова; продаж, експорт продуктів в інші країни, у тому числі в Україну, за агентськими договорами через відповідні комерційні представництва.
18 лютого 2016 року генеральним директором молдовського представництва компанії (продавець) та директором української компанії – відповідачем (покупець) укладено договір купівлі-продажу товарів, згідно з умовами якого протягом строку цього договору продавець надає покупцю право на продаж своєї продукції на всій території України. Таким чином, відповідачу як агенту (офіційному представнику групи компаній) від особи, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, були надані права на використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знаків для товарів та послуг, для реалізації та просування відповідного товару на території України.
Позивач звернувся до Укрпатенту із заявкою на реєстрацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією для товарів Кл. 6, 19 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) в Україні та отримав попередню відмову в реєстрації вказаної торговельної марки щодо всіх товарів 19 класу МКТП. Підставою відмови є те, що згідно з пунктом 1 частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
За даними Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту власником зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України на торговельну марку від 26 грудня 2019 року є відповідач (фізична особа/директор української компанії) з міжнародною класифікацією товарів та послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька класифікація) - Кл.: 19 МКТП, Кл. 37 МКТП, Кл. 40 МКТП.
Внаслідок існування торговельної марки зі свідоцтвом України на торговельну марку від 26 грудня 2019 року на ім`я володільця реєстрації, позивач не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за міжнародною реєстрацією за національною заявкою для товарів 06 та 19 класів МКТП.
Дії відповідача – фізичної особи розглядаються як ймовірні випадки зловживання правами інтелектуальної власності, як можливі засоби для шантажу, недобросовісної конкуренції й інших протиправних дій, від яких потерпають, насамперед, імпортери, суб'єкти права міжнародних реєстрацій торговельних марок, втрачаючи прибутки, зокрема за торговельними марками за міжнародними реєстраціями від 22 травня 2020 року та від 27 травня 2010 року.
Торговельна марка, що зареєстрована відповідачем – фізичною особою за свідоцтвом України, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявка на реєстрацію торговельної марки подана комерційним агентом/представником без дозволу на те позивача, що суперечить приписам статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Відповідач як агент компанії без його дозволу або уповноваженої особи компанії подав на реєстрацію позначення за заявкою від 21 грудня 2017 року, яке схоже та словесно ідентичне торговельній марці за міжнародною реєстрацією, що використовується іншою особою в іноземній державі.
Позивач просив суд: визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку від 26 грудня 2019 року, власника – фізичної особи, щодо всіх товарів та послуг 19, 37, 40 класів МКТП для реєстрації знаків, зазначених у цьому свідоцтві; зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 26 грудня 2019 року щодо всіх товарів та послуг 19, 37, 40 класів МКТП для реєстрації знаків, зазначених у цьому свідоцтві та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» .
Позиція судів: Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 20 вересня 2023 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 24 червня 2024 року, у задоволенні позову відмовлено. 
Позиція Верховного Суду:
Добра совість - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 10 квітня 2019 року в справі № 390/34/17 (провадження № 61-22315сво18), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 листопада 2019 року у справі № 337/474/14-ц (провадження № 61-15813сво18)).
Про зловживання правом і використання приватно - правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що:
- особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»;
- наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб'єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб'єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);
- враховується правовий статус особи/осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин) (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року в справі № 747/306/19).
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (підпункт «в» пункт 1 статті 19 Закhttps://www.inventa.ua/images/News_2026/Blog/3_Praktika_Verch_sudu.pngону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Згідно зі статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього]: (1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію; (2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання; (3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті.
У тлумаченні термінів «агент» і «представник» господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.
Верховний Суд дійшов таких висновків.
суди не врахували, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник», визначених статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах. Поняття «агент чи представник» поширюється на будь-яку особу, яка внаслідок ділових відносин з суб'єктом права на торговельну марку була зобов'язана діяти в його інтересах. Основною метою статті 6 septies Паризької конвенції є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості зловживань з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції такого знаку на ринку. Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом;
суди не надали оцінки доводам позивача, що відповідач у спірних відносинах діяв від імені компанії (покупця), є його керівником, йому належить частка в статутному капіталі цього товариства в розмірі 100 %. Компанія діяла на підставі договору, згідно з яким мало зобов`язання перед молдовською компанією щодо використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знака для товарів та послуг, міжнародна реєстрація якого належить скаржнику, для реалізації та просування відповідного товару на території України;
суди помилково відхилили посилання позивача на статтю 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності та не оцінили дії відповідача щодо реєстрації торговельної марки за свідоцтвом України на торговельну марку від 26 грудня 2019 року на своє ім`я з міжнародною класифікацією товарів та послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька класифікація) - Кл.: 19 МКТП, Кл. 37 МКТП, Кл. 40 МКТП крізь призму добросовісності та неприпустимості зловживань правами;
доводи касаційної скарги, з урахуванням меж касаційного перегляду, дають підстави для висновку, що судові рішення ухвалені без додержання норм матеріального і процесуального права.
У зв`язку з наведеним колегія суддів задовольнила касаційну скаргу представника позивача - адвоката, скасувала оскаржені судові рішення, справу передала на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постанова КЦС ВС від 13 травня 2026 року у справі № 757/7508/22-ц - https://reyestr.court.gov.ua/Review/137144520
Адвокати патентно-правової компанії «ІНВЕНТА» продовжують відстежувати актуальну судову практику та брати участь у її формуванні у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. Ми враховуємо законодавчі зміни й актуальні висновки Верховного Суду, щоб належно захищати права та законні інтереси клієнтів.
Дивіться також матеріали з цієї теми:
На печать