Передати права чи надати ліцензію?

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів та послуг).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку - це письмова угода, за якою власник (відчужувач) передає всі або частину виключних майнових прав на знак іншій особі (набувачеві) на постійній основі. Передача прав власності на торгову марку - це процес зміни власника виключних майнових прав на зареєстроване позначення, яке використовується для індивідуалізації товарів або послуг. Процес зміни власника передбачає укладення письмового договору, подання відповідної заяви до уповноваженого органу та внесення змін до реєстру. Лише після офіційної реєстрації нового власника права вважаються належним чином переданими.

Згідно вимог законодавства договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку повністю і видачу ліцензії на використання торговельної марки, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг НОІВ видає нове свідоцтво на ім’я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Договір про передачу права власності на торговельну марку передбачає зміну власника об’єкта права інтелектуальної власності.

Укладення відповідного договору часто відбувається у межах корпоративних заходів щодо відчуження або реорганізації бізнесу, а можливо і процедур банкрута. Отже порядок відчуження прав повинен проходити паралельно з іншими юридичними діями задля запобігання порушення прав третіх осіб або зобов’язань перед органами власних повноважень.

Також, слід пам’ятати про податкові наслідки при укладенні відповідних договорів при проведенні розрахунків та визначень розмірів податків.

Передача прав на об’єкт інтелектуальної власності повинно бути виваженим заходом при здійсненні подальшої господарської діяльності та потребує ретельного юридичного аналізу.

Ліцензійний договір на відміну від договору передачі прав, власник об’єкта права інтелектуальної власності залишається незмінним, йому належать немайнові права на даний об’єкт, а до ліцензіата переходить лише право розпоряджатися майновими правами щодо предмету договору в обсязі, передбаченому договором.

Загальні вимоги до змісту та істотних умов ліцензійного договору закріплені ЦК України, за якими істотними умовами ліцензійного договору слід вважати: вид ліцензії; сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки оплати за використання об’єкта права інтелектуальної власності; інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

У ліцензійному договорі має бути зазначено вид ліцензії на використання результату інтелектуальної, творчої діяльності (виключна, невиключна або одинична ліцензії). Однак, якщо сторони не погодять дану умову, застосовується презумпція надання ліцензіаром прав на використання об'єкту на підставі невиключної ліцензії. Перелік прав та способів використання об'єкта інтелектуальної власності має бути чітко вказаний у ліцензійному договорі. За відсутності такої вказівки, вважається, що майнові права на використання та способи використання об'єкта, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Для режиму охорони прав інтелектуальної власності характерна територіальна та часова обмеженість, то у ліцензійному договорі має бути визначено територію та строк дії майнових прав. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права, дія ліцензії поширюється на територію України.

Метою укладення ліцензійного договору є отримання доходу в наслідок використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою. Тому такий договір може бути розцінений як джерело доходу для власника об’єкта інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір у випадках, передбачених законом, може передбачати укладання субліцензійного договору, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Слід враховувати, що субліцензійний договір може укладатись лише у випадку безпосереднього зазначення про таке право ліцензіата у тексті ліцензійного договору.

Отже, укладаючи ліцензійні договори важливо досягти згоди з усіх істотних умов, щоб при виконанні договору не було розбіжностей в частині виконання зобов’язання. Сам по собі ліцензійний договір, без визначення всіх основних умов, може стати подальшою проблемою у взаємовідносинах між сторонами, яка часто вирішується у судовому порядку.

Приписами ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Однак, таке право виникає виключно у власника свідоцтва.

У разі укладення ліцензійного договору право на захист може бути делеговане ліцензіату у відповідних межах та у спосіб визначений договором. Але, якщо спір доходить до судового розгляду, стороною по справі, суд обов’язково залучає власника (ліцензіара) прав власності на об’єкт інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір, навіть при визначенні усіх застережень та делегувань з приводу порядку та процедури захисту, не може в повній мірі надати ліцензіату усіх захисних механізмів під час вирішення спору.

Підводячи підсумки можна дійти висновку, що об’єкт прав інтелектуальної власності (торговельна марка) є певним немайновим активом, який може ефективно використовуватись у підприємницькій чи господарській діяльності.

Вибір між повним відчуженим прав або укладенням ліцензійного договору повинен ґрунтуватись на стратегічному аналізі та бізнес перспективах.

Отже, перед укладенням одного з проаналізованих договорів необхідно додатково провести консультації з відповідними фахівцями, оцінити усі ризики та подальші перспективи, перевірити доброчесність контрагента задля подальшого захисту у разі можливих незаконних або непогоджених дій.

 

Фахівці патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» готові надати функціонально-фахову допомогу у розробці відповідних договорів, їх подальше оформлення та державну реєстрацію, перевірку даних контрагента та інформації за наявними відкритими держаними реєстрами. Допомогти у разі розпочатої претензійної процедури або розгляді спору у судовому порядку. Радим Вам довірити супровід укладення та реєстрацію ліцензійних договорів та договорів передачі прав на об’єкт інтелектуальної власності фахівцям патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА».