На основі судової практики.

Адвокатами нашої компанії було здійснено супровід судової справи стосовно достроково припинити повністю дії свідоцтва України на торгівельну марку, зобов’язання Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торгівельні марки про дострокове припинення дії свідоцтва України на торгівельну марку. Позовні вимоги були мотивовані тим, що спірна торговельна марка не використовувалась в Україні протягом останніх п`яти років щодо заявлених послуг, для яких вона зареєстрована.

Хід розгляду справи:

Залишаючи без задоволення позов, суд першої інстанції виходив із того, що надані відповідачем суду докази у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що відповідачем доведено факт використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації відомостей про її реєстрацію. При цьому належним підтвердженням використання відповідачем торгівельної марки в мережі Інтернет є надані відповідачем копії двох сертифікатів про реєстрацію доменного імені, щодо придбання доменного імені другого рівня, де і розміщується відповідний сайт. Крім того, на думку суду, знак активно та регулярно використовується відповідачем у діловому листуванні з контрагентами, та в іншому документообігу, що підтверджувалось декількома листами та єдиним договором. Суд першої інстанції також дійшов висновку, що позовні вимоги до ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про зобов`язання вчинити дії не можуть бути задоволені, оскільки є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійним.

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив із того, що надані відповідачем докази підтверджують реальне використання торгівельної марки відповідачем протягом п`яти років з дати публікації про її реєстрацію, тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Касаційна скарга була мотивована тим, що суди першої та апеляційної інстанцій не надали належної оцінки доказам, наданим позивачем (довідки, відповіді уповноважених органів) та не дослідили в повній мірі питання щодо того, що оскаржувана торговельна марка не використовується в Україні повністю, що не з`ясовано та не досліджено те, що: розміщення позначення на домені не є належним фактом (доказом) використання торговельної марки відповідно до вимог частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;веб-ресурс, який на думку відповідача є підтвердженням торговельної марки є не активним, а створений задля розгляду судової справи на його користь; копії листів та інших документів за підписом та печаткою відповідача не може бути підтвердженням використання торговельної марки, бо виконані саме за його підписом та печаткою, і таке виконання може бути датовано будь-якою датою (ймовірно після відкриття провадження по справі). Також, відповідачем не надано відповідних договорів щодо реклами, інших договорів, касових чеків, квитанцій, накладних, іншої документації, що містить інформацію про найменування товару й місце його придбання, митні декларації та інші митні документи. Не надано належної бухгалтерської документації, що формується за цифровими підписами та у відповідній програмі, відповідачем не надано доказів виробництва продукції, маркованої спірними позначеннями, протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, а також доказів реалізації такої продукції. А надані копії документів та невстановлене маркування не містить інформації щодо використання в оформленні цієї продукції спірного знаку.

Позиція Верховного Суду:

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду встановив, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права:

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Згідно з частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стаття 1 Закону України «Про телекомунікації» містить визначення, згідно яких: домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється; доменне ім`я - це позначення (словесне, цифрове, словесно-цифрове), яке використовується для ідентифікації діяльності юридичних і фізичних осіб в мережі Інтернет з будь-якою метою.

Належним підтвердженням того, що певна особа є власником сайту, можуть бути дані, отримані від адміністратора адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідному домені, а також дані, отримані від реєстратора, який на підставі цивільно-правового договору, укладеного з реєстрантом, здійснював реєстрацію відповідного доменного імені (пункт 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).

Отже, судом зазначено, що відповідач на підтвердження застосування торговельної марки в мережі Інтернет надав два сертифікати про реєстрацію доменного імені.

Також судом підтверджено використання торговельної марки у діловому листуванні з контрагентами, та в іншому документообігу, зокрема з копії листа щодо звернення з питанням щодо розгляду можливості здачі в оренду телефонних апаратів в кількості 8 штук для користування співробітниками даного підприємства в якості корпоративного зв`язку та іншої незначної переписки між контрагентами, єдиного договору оренди та прайс – листа.

Судом зазначено, що перелічені документи містять символ попереджувального маркування на товарі, який вказує на те, що торговельна марка зареєстрована в Україні.

Колегія суддів Верховного Суду погодилась із висновками судів попередніх інстанцій про те, що надані відповідачем вищезазначені докази (копії документів) у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що відповідачем доведено факт використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації її реєстрації.

Отже, доведення факту використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації її реєстрації, згідно позиції Верховного Суду, підтверджується наявністю сертифікату про реєстрацію доменного імені, переліком незначної кількості документів, що містять символ попереджувального маркування на товарі, який вказує на те, що торговельна марка зареєстрована в Україні (незначна переписка контрагентів, єдиний договір та прайс – лист).

На нашу думку докази надані відповідачем не є достатніми доказами та які у своїй сукупності не дають змогу дійти висновку про використання торговельної марки протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (частина перша статті 80 ЦПК України).

Таким чином, достатність (повнота) доказів оцінюється судом індивідуально. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже наявність одного певного доказу, наприклад - сертифікату про реєстрацію доменного імені, може бути достатнім підтвердженням факту використання торговельної марки протягом п'яти років.

Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують формувати новітню юридичну практику у взаємовідносинах з Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.