Відповідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Однак є часті випадки, коли добросовісне використання торговельної марки або позначення схожого з зареєстрованою торговельною маркою, не може вважатися порушенням згідно чинного законодавства.

Так, відповідно ст. 500 Цивільного кодексу України, зазначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Однак аналіз судової практики свідчить про те, що особа, яка планує скористатися правом попереднього користувача, має довести цей факт. Суди повинні прискіпливо вивчати документи, які надаються в якості доказів.

Не підтверджено відповідного факту треба в сукупності мати наступні ознаки:

  • добросовісне використання торговельної марки в Україні (Добросовісне використання – це юридичний принцип, відповідно до якого захищені авторським правом матеріали за певних умов можна використовувати без дозволу власника цих прав);
  • здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання;
  • підтвердження безоплатності такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може поширюватися як на ідентичні торговельні марки, так і подібні. У останньому випадку необхідно проведення кваліфікованої експертизи (судової експертизи). Експерт повинен дослідити питання ідентичності чи спорідненості товарів і послуг за торговельною маркою за свідоцтвом та товарів або послуг, які введені в цивільний обіг під схожими позначеннями, з наданням кваліфікованих висновків з цього приводу.

З аналізу статті 489 ЦК України можна дійти висновку, що правовідносини пов'язані із використанням комерційного (фірмового) найменування випливають безпосередньо з підприємницької (комерційної) діяльності, а саме право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи реєстрації і незалежно від того, є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки, а правова охорона комерційного (фірмового) найменування залежить від рівня набутої репутації, тобто пов'язується в першу чергу з використанням позначення, що ідентифікує особу в цивільному обороті (фактичним використанням) та може бути обмежена певним районом, містом, територією, сферою діяльності.

Для визначення обсягу прав, які випливають із комерційного (фірмового) найменування необхідно враховувати, що обсяг правової охорони поставлено в залежність від того, чи може використання комерційного (фірмового) найменування вводити в оману споживача, тобто можливість співвідношення (ототожнення) потенційним споживачем діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, який використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування, із діяльністю підприємця, який використовує знайомий споживачу знак. Тобто, дана обставина обумовлена обов'язковою наявністю у споживача або контрагента попереднього досвіду, який може виникнути тільки в умовах реальних правовідносин між споживачем та суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно практики Верховного суду України, доказами відомості фірмового найменування може бути інформація різного роду, зокрема: довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо. На користь відомості фірмового найменування можуть свідчити, наприклад докази того, що впродовж свого існування, тобто до моменту подачі заявки на знак для товарів і послуг, підприємство вже фактично здійснювало свою господарську діяльність на ринку, відкрито вступаючи у господарські відносини з іншими суб'єктами і такими діями підприємство вже ідентифікувало себе на відповідному ринку України. Такі дії можуть бути підтверджені, зокрема: договорами і первинними документами до них. Такими доказами також можуть бути відомості про кількість споживачів, обізнаність їх про позивача, об'єм ринку, охопленого продукцією чи послугами позивача, географічні райони його діяльності, результати опитування відносно популярності позивача, об'ємах продажів товарів і послуг.

Слід також зазначити, що з огляду на вимоги діючого законодавства щодо обов'язку доказування і подання доказів суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про припинення використання тотожного або подібного позначення, слід враховувати, що саме зацікавлена особа, повинна довести: по-перше - що саме є фірмовим найменуванням та докази використання фірмового найменування, по-друге схожість знака зареєстрованого за Свідоцтвом і фірмового найменування настільки, що їх можна сплутати; по-третє, що фірмове найменування здобуло відомість; по-четверте, що вказані стороною компанії отримали право на фірмове найменування до дати подачі позивачем заявки на знак; по-п'яте, що торговельна марка і фірмове найменування використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг.

Крім того право попереднього користувача надає лише право безоплатно використовувати торговельну марку та обмежене право розпорядження нею у зв'язку з тим, що право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою. Крім того, право попереднього користувача не дає таких важливих правомочностей, як право надавати дозвіл на використання торговельної марки іншим особам та право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки.

Право попереднього користування відповідно вимог ст. 500 ЦКУ встановлюється саме в судовому порядку виходячи із обставин справи та наявних доказів по справі. Верховним судом України зазначено, що таке право не може виникати самостійно без його доказування зацікавленою стороною та доводиться в судовому порядку або відповідною судовою експертизою.

Наразі лише формується практика застосування положеннь ст. 500 ЦК України. Суттєвий вплив на її формування справляють узагальнення вирішення окремих категорій спорів, що їх здійснює Вищий господарський суд України. Основний зміст таких узагальнень з приводу права попереднього користувача полягає у такому:

  • право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою (оглядовий лист Вищого господарського суду від 13 липня 2005 р. № 01-8/1234);
  • чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва (оглядовий лист від 22 січня 2007 р. № 01-8/24);
  • питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не факту (оглядовий лист від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847).

У разі виникнення спору значимість та серйозність підготовки до використання незареєстрованої торговельної марки для підтвердження наявності права переднього користувача необхідно буде доводити у судовому порядку на підставі всього масиву поданих доказів.

Добросовісне використання незареєстрованої торговельної марки в Україні забезпечується правовою охороною на підставі ст. 500 ЦК, незважаючи на те, що можливості для захисту прав та законних інтересів у її користувачів майже відсутні. Відповідно до ст. 495 ЦК до виключних майнових прав володільця інтелектуальної власності на торговельну марку належить право або дозволяти використання, або перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, оскільки позначення охороняється як знак для товарів та послуг з моменту, коли воно в установленому порядку зареєстроване. Проте за ст. 500 ЦК, яка визначає випадки добросовісного використання торговельної марки, фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення, має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Право попереднього користувача зберігається у випадках визнання торговельної марки добре відомою. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому правовий режим охорони поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. У той самий час у попереднього користувача право на реєстрацію в подальшому свого позначення як торговельної марки обмежено законом.

Слід відзначити, що права попереднього користувача охороняються у випадку використання або при здійсненні значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки. Використанням визнаються дії чи сукупність дій, які полягають у застосуванні торговельної марки на товарах та при наданні послуг (зокрема: на упаковці то­варів, у рекламі, у друкованих виданнях, проспектах, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у розрахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із провадженням товарів і послуг у комерційний оборот). Значимість і серйозність підготовки до використання торговельної марки є предметом факту і носить суб'єктивно-оціночний характер.

Під добросовісним використанням незареєстрованої торговельної марки розуміються дії, які не відносяться до проявів недобросовісної конкуренції, тобто до будь-яких актів конкуренції, що суперечать чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні:

  1. усі дії, здатні будь-яким способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промис­лової або торговельної діяльності конкурента;
  2. недостовірна інформація про існування комерційної діяльності, здатної дискредитувати підприємство кон­курента;
  3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, кількості та придатності до застосування товарів.

Таким чином право попереднього користувача виникає за наявності умов, визначених статтею 500 ЦК України, що не виключає можливості заявлення до суду вимоги про встановлення права попереднього користувача. Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об’єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.