Соответственно ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» любое посягательство на права владельца свидетельства, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона, в том числе совершение без согласия владельца свидетельства действий, требующих его согласия, и приготовление к совершению таких действий, считается нарушением прав владельца свидетельства, что влечет ответственность согласно действующему законодательству Украины. По требованию владельца свидетельства такое нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненный ущерб.

Однако есть частые случаи, когда добросовестное использование торговой марки или обозначения сходного с зарегистрированной торговой маркой не может считаться нарушением действующего законодательства.

Так, согласно ст. 500 Гражданского кодекса Украины, указано, что любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если было заявлено приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использование, имеет право на безвозмездное продллжение такого использования или использования, которое предполагалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя). Право преждепользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена значительная и серьезная подготовка для такого использования.

Однако анализ судебной практики свидетельствует о том, что лицо, планирующее воспользоваться правом преждепользования, должно доказать этот факт. Суды должны тщательно изучать документы, предоставляемые в качестве доказательств.

Не подтвержденный соответствующий факт надо в совокупности иметь следующие признаки:

  • добросовестное использование торговой марки в Украине (Добросовестное использование – это юридический принцип, согласно которому защищенные авторским правом материалы при определенных условиях можно использовать без разрешения владельца этих прав);
  • осуществление значительной и серьезной подготовки к такому использованию;
  • подтверждение безвозмездности такого использования или использования, которое предполагалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя).

Право преждепользования может распространяться как на идентичные торговые марки, так и на подобные. В последнем случае необходимо проведение квалифицированной экспертизы (судебной экспертизы). Эксперт должен исследовать вопросы идентичности или родства товаров и услуг по торговой марке по свидетельству и товаров или услуг, введенных в гражданское обращение под схожими обозначениями, с предоставлением квалифицированных выводов на этот счет.

Из анализа статьи 489 ГК Украины можно сделать вывод, что правоотношения связанные с использованием коммерческого (фирменного) наименования вытекают непосредственно из предпринимательской (коммерческой) деятельности, а именно право интеллектуальной собственности на коммерческое (фирменное) наименование действует с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или регистрации и независимо от того, есть коммерческое (фирменное) наименование частью торговой марки, а правовая охрана коммерческого (фирменного) наименования зависит от уровня приобретенной репутации, то есть связывается в первую очередь с использованием обозначения, идентифицирующего личность в гражданском обороте (фактическим использованием) и может быть ограничена определенным районом, городом, территорией, сферой деятельности.

Для определения объема прав, вытекающих из коммерческого (фирменного) наименования необходимо учитывать, что объем правовой охраны поставлен в зависимость от того, может ли использование коммерческого (фирменного) наименования вводить в заблуждение потребителя, то есть возможность соотношения (отождествления) потенциальным потребителем деятельности субъекта предпринимательской деятельности, использующего знакомое потребителю коммерческое (фирменное) наименование, с деятельностью предпринимателя, использующего знакомый потребителю знак. То есть, данное обстоятельство обусловлено обязательным наличием у потребителя или контрагента предыдущего опыта, который может возникнуть только в условиях реального правоотношения между потребителем и субъекта предпринимательской деятельности.

Согласно практике Верховного суда Украины, доказательствами сведения фирменного наименования могут быть информация разного рода, в частности: справки государственных органов, социологические опросы, статистические данные, информация от контрагентов и т.д. В пользу сведения фирменного наименования могут свидетельствовать, например, доказательства того, что в течение своего существования, то есть, к моменту подачи заявки на знак для товаров и услуг, предприятие уже фактически осуществляло свою хозяйственную деятельность на рынке, открыто вступая в хозяйственные отношения с другими субъектами и такими действиями предприятие уже идентифицировало себя на соответствующем рынке Украины. Такие действия могут быть подтверждены, в частности договорами и первичными документами к ним. Такими доказательствами также могут быть сведения о количестве потребителей, осведомленность их об истце, объеме рынка, охваченного продукцией или услугами истца, географические районы его деятельности, результаты опроса относительно популярности истца, объемах продаж товаров и услуг.

Следует также отметить, что учитывая требования действующего законодательства об обязанности доказывания и представления доказательств суда в решении вопроса о том, какой стороне следует доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о прекращении использования тождественного или подобного обозначения, следует учитывать, что именно заинтересованное лицо должно доказать: во-первых - что именно является фирменным наименованием и доказательства использования фирменного наименования, во-вторых сходство знака зарегистрированного по Свидетельству и фирменного наименования настолько, что их можно спутать; в-третьих, фирменное наименование получило ведомость; в-четвертых, указанные стороной компании получили право на фирменное наименование до даты подачи истцом заявки в знак; в-пятых, что торговая марка и фирменное наименование используются в отношении одинаковых или родственных товаров и услуг.

Кроме того, право преждепользования предоставляет только право безвозмездно использовать торговую марку и ограниченное право распоряжения ею в связи с тем, что право предыдущего пользователя может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой. Кроме того, право преждепользования не дает таких важных правомочий, как право давать разрешение на использование торговой марки другим лицам и право запрещать другим лицам использование этой торговой марки.

Право преждепользования в соответствии с требованиями ст. 500 ГКУ устанавливается именно в судебном порядке исходя из обстоятельств дела и имеющихся доказательств по делу. Верховным судом Украины указано, что такое право не может возникать самостоятельно без его доказывания заинтересованной стороной, и доказывается в судебном порядке или соответствующей судебной экспертизе.

Пока только формируется практика применения положений ст. 500 ГК Украины. Существенное влияние на ее формирование оказывают обобщение разрешения отдельных категорий споров, осуществляемых Высшим хозяйственным судом Украины. Основное содержание таких обобщений по поводу права преждепользования состоит в следующем:

  • право преждепользования возникает не только в случае использования торговой марки, тождественной с зарегистрированной торговой маркой, но и в случае использования торговой марки, схожей с зарегистрированной торговой маркой (смотровое письмо Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2005 г. № 01 -8/1234);
  • действующее законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении субъекта права преждепользования, наличие которого исключает необходимость получения разрешения на использование соответствующей торговой марки от владельца свидетельства (смотровое письмо от 22 января 2007 г. № 01-8/24);
  • вопрос о наличии значительной и серьезной подготовки к использованию лицом торговой марки, на основании представленных ею документов не требует специальных знаний и является вопросом права, а не факта (смотровое письмо от 17 апреля 2006 г. № 01-8/847).

В случае возникновения спора значимость и серьезность подготовки к использованию незарегистрированной торговой марки для подтверждения наличия переднего пользователя необходимо будет доказывать в судебном порядке на основании всего массива представленных доказательств.

Добросовестное использование незарегистрированной торговой марки в Украине обеспечивается правовой охраной на основании ст. 500 ГК, несмотря на то, что возможности защиты прав и законных интересов у ее пользователей почти отсутствуют. Согласно ст. 495 ГК к исключительным имущественным правам владельца интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежит право либо разрешать использование, либо препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование, поскольку обозначение охраняется как знак для товаров и услуг с момента, когда оно в установленном порядке зарегистрировано. Однако, в соответствии со ст. 500 ГК, определяющая случаи добросовестного использования торговой марки, фактический пользователь того или иного незарегистрированного обозначения, имеет право в дальнейшем продолжать использование своего обозначения и после регистрации такого обозначения как торговой марки другим лицом, без разрешения и безвозмездно.

Право преждепользования сохраняется при признании торговой марки хорошо известной. Охрана прав на хорошо известный знак осуществляется на основании признания знака хорошо известной апелляционной палатой или судом. С даты, на которую по определению апелляционной палаты или суда знак стал хорошо известен в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом правовой режим охраны распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом в отношении таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет причинен вред таким использованием. В то же время у предыдущего пользователя право на регистрацию в дальнейшем своего обозначения в качестве торговой марки ограничено законом.

Следует отметить, что права предыдущего пользователя охраняются при использовании или при осуществлении значительной и серьезной подготовки для использования торговой марки. Использованием признаются действия или совокупность действий, которые заключаются в применении торговой марки на товарах и при оказании услуг (в частности: на упаковке товаров, в рекламе, в печатных изданиях, проспектах, на вывесках, при показе экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в расчетах, на бланках и другой документации, связанной с производством товаров и услуг в коммерческий оборот). Значимость и серьезность подготовки к использованию торговой марки является предметом факта и носит субъективно-оценочный характер.

Под добросовестным использованием незарегистрированной торговой марки понимаются действия, не относящиеся к проявлениям недобросовестной конкуренции, то есть к каким-либо актам конкуренции, противоречащим честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

  1.  все действия, способные любым способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
  2. недостоверная информация о существовании коммерческой деятельности, способной дискредитировать предприятие конкурента;
  3. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение по поводу характера, способа изготовления, свойств, количества и пригодности к применению товаров.

Таким образом, право преждепользования возникает при наличии условий, определенных статьей 500 ГК Украины, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования. Для оценки объема права преждепользования необходимо учитывать не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные для этого приготовления.